Por Francisco Galli

La agenda en materia de propiedad industrial e intelectual para el año 2014, pone de manifiesto la relevancia actual de esta temática. Así las cosas se destacan los proyectos legislativos para derogar la ley 19.342 que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales a fin de introducir las adecuaciones normativas necesarias en relación con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales del año 1991; el nuevo proyecto de ley para actualizar la normativa vigente en materia de propiedad industrial, que entre otros cambios quizás el más importante sea la introducción del requisito de uso de las marcas para su registro; el desarrollo de los nuevos nombres de dominio genéricos; la discusión en torno al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Cooperación Económica; entre otros tópicos que iremos comentando durante el año. A ello debemos sumar importantes acontecimientos introducidos a partir del año 2013, como el nuevo procedimiento para el registro de nombres de dominio o el nuevo reglamento de la ley 17.336 referente a la propiedad intelectual.

La tendencia a que nos hemos venido refiriendo se condice con una preocupación creciente entre los agentes de los mercados por la protección de los activos que conforman su propiedad industrial (marcas, patentes, diseños, invenciones, etc) e intelectual (término utilizado en Chile para referirse especialmente a los derechos de autor), toda vez que tales activos han pasado a ser fundamentales para tales agentes, en particular de ciertos rubros o industrias.

En este sentido, para aquellas empresas que se ven inmersas en el comercio internacional - esto es en el intercambio de productos o servicios a nivel transfronterizo - resulta hoy en día primordial contar con un adecuado plan de protección de su propiedad industrial e intelectual. Si nos enfocamos en la industria hortofrutícola veremos diversos aspectos de propiedad industrial que resultan fundamentales, tales como la protección marcaria, la comercialización de variedades vegetales protegidas, el registro de determinadas invenciones, entre otros que iremos analizando en sucesivas publicaciones. En esta primera entrega nos enfocaremos en las marcas.

PLAN DE PROTECCIÓN MARCARIA

I. Consideraciones previas:
La marca es el aspecto más relevante por la importancia que le asignan las empresas de la industria hortofrutícola. Cuando hablamos de marcas, nos referimos tanto a la denominación, como a la etiqueta que utiliza una empresa para comercializar sus productos o servicios, tanto a nivel nacional, como internacional.

Sabido es que este tipo de activos, en particular la etiqueta, tienen un gran valor para cualquier empresa hortofrutícola, pues es la llave de entrada a los mercados de destino donde los productos se van a comercializar, pensando derechamente en una empresa exportadora. Así una etiqueta se suele asociar en los mercados de destino a una determinado producto, si el producto es de calidad entonces la etiqueta contribuye a generar una asociación con los consumidores. En consecuencia el producto que se envíe en el futuro con esa etiqueta tendrá una demanda alta o la posibilidad de acceder a un mayor precio porque es conocida la calidad de los productos que la utilizan.

Es decir, la marca de una empresa es fundamental para las exportaciones hortofrutícolas porque son la principal manera de constituir diferenciación y posicionamiento de los productos que se ofrecen en un mercado de destino. Es por ello que es muy importante evitar que otra empresa entre a utilizar la marca que uno ha estado manejando en ese mercado. Por una parte ello es perjudicial porque un tercero se está aprovechando del posicionamiento ganado, pero además porque los productos que este tercero puede estar ofreciendo con nuestra marca no necesariamente van a ser de una calidad similar a aquellos productos que solemos ofrecer. Sabido es dentro de la industria hortofrutícola que muchas veces se utilizan distintas marcas para identificar productos de diversa características y calidades, de manera que el no tener debidamente protegida esta estructura marcaria puede significar un gran perjuicio comercial, precisamente por la indebida utilización por parte de un tercero de las marcas para productos que no son de los que se suelen identificar con éstas

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II.Donde inscribir:
La mayoría de las empresas exportadoras en la industria hortofrutícola no son del todo conscientes de la necesidad de desarrollar un adecuado plan de protección de sus marcas, limitándose a registrar las denominaciones o etiquetas que componen su marca en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile. Sin duda este es un primer paso fundamental en todo plan de protección, pero hay que tomar ciertas consideraciones adicionales:

1. Las marcas se rigen por el principio de especialidad, que significa que la marca brindará protección a la comercialización que se haga de determinados productos o servicios que se encuentren dentro de su esfera de cobertura, lo que se conoce como clases (Clase 1-34 para productos y 35-45 para servicios). Cuando uno piensa en su marca, inmediatamente debe asociarla con el producto o servicio que va a comercializar. Muchas veces las empresas exportadoras hortofrutícola registran su marca para identificar el producto que están identificando, ¿pero qué sucede con el servicio de exportación? Muchas veces este servicio no es registrado y queda fuera de la protección marcaria. En consecuencia un primer paso a tomar es identificar correctamente los servicios y productos ofrecidos a fin de registrar la marca en todas las clases que sean pertinentes.
   
   
2. Las marcas tienen un ámbito de protección territorial, esto significa que el registro que se hace en Chile de una determinada marca no sirve para conferirle protección a ésta en el mercado de destino, salvo algunas excepciones, ya que tienen una extensión nacional. En consecuencia, para las empresas que se dedican al comercio internacional y que buscan generar presencia en mercados extranjeros, el registro marcario debe hacerse a nivel de País de destino. Se comprenderá que el registro de la marca en el mercado de destino es esencial, pues es allí, y no en el mercado local, precisamente donde la marca tiene mayor valor estratégico, pues veíamos que sirve para configurar diferenciación y posicionamiento. ¿Lo anterior significa que debo registrar la marca en cada mercado a que exporte? Sin duda esta alternativa elevaría demasiado los costos registrales y además no tendría ningún sentido estratégico.
   
   La idea de registrar una marca en un mercado de destino debe obedecer a ciertos criterios, como por ejemplo: i)                 El mercado de comercialización en donde se concentre el mayor volumen de exportación. ii)El mercado en que se tiene mayor presencia por el tiempo y la regularidad en las operaciones de comercialización hacía dicho mercado.

iii) El mercado en que se desea incursionar por representar un valor estratégico para la expansión de la empresa. iv) El nivel de protección de la propiedad industrial en el mercado en que se comercializa y el riesgo de infracción y potencial conflicto con terceros que pretendan derechos sobre la propiedad industrial de la empresa, ya que no todos los mercados presentan los mismos riesgos.

 Como es posible apreciar la consideración de los mercados en donde registrar supone un análisis tanto comercial como jurídico. Una asesoría integral en esta materia que contemple el registro coordinado con abogados nacionales que proporcionen asesoría registral a nivel internacional es fundamental para mantener los costos bajos y además contar con un respaldo nacional al momento de tener que internarse en una legislación foránea.

1. La inscripción de una marca en el extranjero va a requerir el uso o intención de usar la marca en el mercado de destino, con distintas particularidades, según la legislación aplicable. Chile hasta el momento es el único País a nivel mundial que no exige el uso como un requisito de registrabilidad de la marca. En consecuencia la inscripción de la marca en un determinado mercado debe ir acompañada de un plan de posicionamiento estratégico de la misma en dicho mercado y no una simple táctica de “bloqueo” de posibles competidores.
   
2. Finalmente otro aspecto muy importante de un adecuado plan de protección marcaria que suele pasar desapercibido es la vigilancia marcaria. A este respecto debemos considerar en primer lugar que las marcas tienen una protección temporal, en Chile por ejemplo el plazo es de 10 años renovables, con lo cual se hace necesario dejar delineado un plan de mantención para las marcas que se registran.  Por otro lado, de nada sirve registrar una marca si no se tiene la debida capacidad de vigilar que la competencia no esté afectando sus intereses mediante el registro de marcas similares. Esto es lo que se conoce como la vigilancia marcaria, que supone revisar las publicaciones que se efectúan de las solicitudes marcarias tanto a nivel nacional, o internacional para descubrir aquellas solicitudes que pudieren ser perjudiciales para nuestra marca registrada.

III. Como inscribir y costos.
Los procedimientos de registro marcario a nivel nacional e internacional suelen ser estandarizados, aunque los requisitos de registrabilidad pueden variar dependiendo de la legislación, así a modo de ejemplo según veíamos Chile hasta el momento es el único País a nivel mundial que no exige el uso como un requisito de registrabilidad de la marca.          
Los procedimientos de inscripción contemplan: i) un primer examen formal, ii) la publicación de la marca, iii) un período de observaciones de fondo y iv) finalmente la aceptación a registro. Una tramitación “limpia”, sin oposiciones u observaciones, puede durar de 1 a 3 años dependiendo del País en que se pretende registrar.
Como veíamos anteriormente, los costos de registro pueden mantenerse bajos si se cuenta con una asesoría adecuada que permita canalizar los registros en distintos países a través de una sola entidad. Esto tiene además la ventaja de mantener un solo interlocutor con el cual el Cliente se estará asesorando para registros en distintos países, lo que facilita enormemente el envío de la documentación requerida para el registro, la comprensión de los requisitos de registrabilidad del País en donde se está registrando y el seguimiento que se le hará a los distintos registros. Por lo mismo se recomienda que la asesoría se haga a nivel local en Chile, hoy en día los estudios que nos especializamos en propiedad industrial e intelectual, contamos con una red de contactos en los principales mercados para llevar a cabo los registros marcarios, lo cual disminuye sustancialmente los costos y facilita la coordinación con el Cliente, sin que éste se vea obligado a tramitar cada registro con una entidad diferente y ubicada en un País foráneo.
Finalmente ello abre también la posibilidad del Cliente de contar con un plan de protección marcaria completo e integral, que no se limite meramente a registrar localmente, sino que también se encargue de registrar a nivel mundial, junto con mantener y vigilar las marcas registradas, lo cual es fundamental según veíamos.

IV. Conclusiones.
Las marcas son un activo que debe ser valorado adecuadamente por las empresas hortofrutícolas, ya que junto con el producto que se comercializa, la red de contacto, la experiencia y reputación de la empresa, son el activo más importante con que cuentan. La asociación que hacen los consumidores entre las hortalizas y frutas que se les ofrecen y la marca bajo la cual se ofrecen, sin duda pone de manifiesto la importancia de valorizar este activo de forma apropiada, sin que sea estratégicamente adecuado simplemente limitarse a registrar localmente las marcas.

Como consecuencia de lo anterior podemos concluir que toda empresa hortofrutícolas debe contar con un adecuado plan de protección marcaria, que cubra integralmente los distintos aspectos que requieren resguardo y que tengan un espectro amplio, vale decir que contemple el registro local e internacional.